【建纬观点】IP核采购前的合规审查和IP核许可合同的法律审查要点（上）

作者介绍

王培强

上海市建纬律师事务所 合伙人、律师

赵春威

上海市建纬律师事务所 律师助理

前言

芯片，专业上也称集成电路，被喻为国家的“工业粮食”，是所有整机设备的“心脏”，普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等重大领域，作用举足轻重。如果说石油是现代化工业的血液，那么芯片就是“中国智造”的灵魂，是发展“互联网 ”必不可少的因素。数据显示，自2013年开始，我国每年进口的芯片价值超过2000亿美元，已经超过石油，成为最大宗的进口产品。

芯片是信息行业最核心和最重要的组成部分，被称作是信息时代的“基石”，它是衡量一个国家高端制造能力和综合国力的重要标志之一。其中芯片设计位于半导体产业的最上游，是半导体产业最核心的基础，拥有极高的技术壁垒，需要大量的人力、物力投入，需要较长时间的技术积累和经验沉淀。而半导体知识产权的集中体现是享有独立知识产权的IP 核（Intellectual Property Core）。

什么是IP核？IP核是芯片设计环节中逐步分离出来的、经过验证的、可重复使用的功能模块，其作用就是在芯片设计环节中直接使用这些已经被验证、可重复使用的IP核、以缩短开发周期，降低设计成本，降低设计错误发生的风险，提高芯片设计效率。当前全球核心IP核主要由 ARM、Synopsys、Cadence 提供，合计占比近 65%，以 ARM Cortex、Synopsys ARC、Cadence Tensilica 为首的 IP 核生态覆盖全球芯片设计行业。伴随国家对芯片产业的重视，中国芯片进入高速发展阶段，在国内IP供应商稀缺以及企业追求商业效率的当下，外购IP核对很多中国芯片业公司的运营至关重要甚至有着核心的作用和影响，由于外购IP核对欧美供应商的过度依赖，导致市场供需不平衡，卖方市场地位强势。

下面就芯片产业中核心模块“IP核”许可合同为例，谈谈IP核许可合同的法律审查要点。

合同洽谈期的合规性审查

一、IP核许可合同项下签约主体的审查

1、 许可方主体及许可权的审查

因为交易双方是跨境交易，许可方的主体一般在中国境外，被许可方在中国境内，如果许可方不是全球知名的公司，被许可方则需要调查许可方公司的经营情况和品牌知名度，是否是IP核的知识产权所有权人或是否是具有合法的IP核分许可授权的正规代理商、是否具备IP核的交易权限，以及该IP核的许可方过往的销售记录情况等，以避免IP核的许可方“李逵”变“李鬼”这类IP核盗版许可情况的发生，从而避免IP核许可费的损失以及IP核非正版许可引致的芯片开发周期延误或芯片开发目的无法实现的困境。

在实务操作中，一部分中国企业是通过境外公司在境内的分包商或区域代商进行IP核许可合作的，对于IP核从分许可商渠道采购模式的，尤其要严格审查IP核分许可方的合法授权文件，并应争取取得IP核知识产权所有人对分许可方将IP核许可给中国境外采购方的许可行为的书面确认，以确保交易对手的真实性、可靠性以及交易的安全性。

2、被许可方主体的审查

2.1审查被许可方签约主体是单一的公司，还是集团性的公司（下属有较多的关联公司）。基于许可合同中默认签约的被许可主体是IP核许可使用主体。IP核的接触和使用主体及人员范围除非有特别条款约定，否则，IP核使用许可主体及人员仅限于签约主体，任何关联方的使用均存在侵权使用的法律风险。为此，被许可方的签约主体的选择，以及IP核的接触和使用范围是否需要约定为覆盖被许可方的关联公司，应综合予以考虑后决定，并在IP核许可合同中作出相应的约定。对集团性公司而言，首选以概括的方式将集团内关联公司囊括到软件许可合同中来，次选为概括加列举的方式，以可接触和使用IP核的被许可方及关联公司主体清单列表方式，作为许可合同的附件予以表述。

2.2审查被许可方及其股东的企业性质、被许可方及其股东生产的产品用于何种用途和用户，产品的最终用户、产品的最终用途的基本情况。基于IP 核属于民用和军工的“双重用途”的产品出口管制范围，在IP核采购中，为应对美国以及欧洲等国家关于IP核产品用于军工用途的更为严苛的出口管制政策，许可合同的被许可方签约主体以及股东应进行合理审查和审慎的原则进行综合评定后予以确定。

二、IP许可合同项下IP核产品的出口管制合规审查

在跨国采购电子元器件商品时，我们应当充分注意各国的出口商品管控政策。尤其是要熟悉美国的出口管控政策包括但不限于：《美国出口管理条例》（EAR）、《美国商品管制清单》（CCL）、《美国产品出口分类编号》（ECCN编码）等。美国商务部通过美国工业 (局) BIS通过EAR 对大多数商业商品、软件和技术（包括"双重用途"项目）的出口和再出口进行了广泛监管和施加控制。美国将电子产品、传感器、加工材料等商品和软件、技术等列入《商品控制清单》（CCL）进行管控，包括具有商业、军事或核扩散应用性质的“双重用途项目（Dual-Use Items）”, 并使用ECCN编码对商品和技术进行出口管制。

ECCN编码全称是“Export Control Classification Number”，由美国商务部工业与安全局（BIS）为美国商品进行制定，是一种出口控制分类编号，因此也被称为美国产商品的“出口分类管制编码”。ECCN编码第1位：数字标识，代表商品控制类别码；第2位：字母标示，代表商品属性码。第3位~第5位：出口管控事由编码。通过ECCN编码，企业能够查知该商品的出口条件，比如允许出口的国家及目的地，出口的附加条件，禁止出口的相关法规及理由等。受 EAR 限制的项目可以在商业控制列表 (CCL) 其中每个项目分配一个唯一的出口控制分类编号 (ECCN) 。 CCL 上未列出的项目被指定为 EAR99，大多数 EAR99 商业产品不需要出口许可证。但是，根据项目的目标、最终用户或最终使用，甚至一个 EAR99 项目也可能需要出口许可证（比如：涉及军工、或者涉及出口管制“实体名单”的最终用户）。

IP核采购未遵守出口管制的处罚风险：近年来中美贸易摩擦的增强，以ECCN编码为主要管控措施的贸易管制更是逐步加强和细化,甚至还出现了专门针对中国的"中国规则"。通过ECCN编码这一方式，美国己将管制责任延伸到电子元器件代理商、进出口贸易商，甚至海外的分销商，强制性地将对外政治手段加入到国际贸易流程的各环节中来。因此，企业在设计部件、计划采购之前，如需使用美国生产的IC类元器件，应当提前了解该商品的ECCN属性，避免采购到限制出口的商品，造成不必要的损失和时间损耗。如果在BIS网站上未能查询到待进口的美产电子元器件及编码，那说明该商品暂未受到CCL清单管控，这些产品可能是被标识为“EAR999”的低技术含量消费品，如进口国未受管制，则无需许可即可采购到。

对于IP核采购于美国之外的第三国，也应高度重视美国关于出口管制规定中关于ic元器件从第三国采购进口时，该产品中所使用的美国管制物项价值、美国管制技术在采购产品中的最小占比的规定。超过规定的最小占比要求，则从第三国进口该等产品，也须要向美国商务部申请出口许可。

风险提示：现实情况中，进口方和出口方可能是通过中介或出口方的代理商建立起合作，以上出口管控审查，应要求中介履行好出口管制的合规审查工作，进口方和出口方的商务人员在前期洽谈中，也应对采购IP核的合规进口事宜进行对应的了解和审查，以防止在签订合同后才发现所采购的IP核未取得出口管制的许可手续，给IP核后续的集成工作和芯片产品的使用带来纠纷和处罚风险。

审查要点的第一点和第二点不仅是在许可合同审查中应当全面审查的重点，而且该两项审查要点应该是被许可方在许可合同正式文本审查之前的前期洽谈和IP核采购选择过程中就应该做好的签约主体准备和IP核进口合规调查工作。

正文

在许可方和被许可方的IP核采购合作的前期洽谈顺利、IP核的知识产权权属清晰、IP核出口管制合规调查结果良好的情况下，双方的IP核采购合作即将落实到IP许可合同上，长期以来，由于技术上的强势地位、英语语言上的优势地位以及依赖律师提供合同文本服务的习惯，欧美公司无论作为供应商还是采购方，均希望交易对手使用其抛出的合同文本。为作好谈判工作，中国公司应将合同文本传递给其专业律师进行前期审核，律师应就合同文本的相关业务条款征询采购需求部门、财务付款部门、税务部门的意见并对反馈意见进行归集、整理。本所经过对实务案件的积累，现总结出12条IP核许可合同的审查要点。

一、IP核许可合同中定义条款的审查

为简便许可合同中合同条款的表达，许可合同中对涉及的IP核、包括的内容、使用方法、资料接触人员、产品的交付、知识产权、保密等合同条款表述的核心要素进行了定义。该等定义条款的表述在不同的IP核供应商的合同版本中，定义会有不同，且定义的具体内容会直接影响被许可方的合同权益，该等定义条款应逐条予以审查。

二、IP核的界定和交付资料、附属文档等审查

作为许可合同的核心要素——交易标的IP核并非是一个元器件或物理状态的实物，而是可实现某种功能的经过验证的由硬件语言表述的文档或可以数字输入和编辑的数据、门级列表等。许可方在许可合同中会在IP核定义以及交付物（Deliverable）条款以及附件交付资料表格等条款进行明确。IP核的交付内容是否完整、准确对于被许可方至关重要，合同审查中律师应与被许可方的商务部门和技术部门应该建立直接的联络和沟通渠道，协助技术部门对IP核的交付内容进行全面核查，发现有交付范围不完整或缺少必要交付文件的，应交由商务部门人员负责跟进和协调解决。

基于技术部门人员对于IP核许可方应交付的资料和文件的完整性也可能无法作出准确判断，产生IP核应交付资料的部分缺失而造成IP核使用的受限及补充采购的成本和时间损失，律师在技术部门无法给出IP核交付资料是否完整的明确判断的情况下，律师应在许可合同中增加类似“许可方交付给被许可方的IP核的交付资料应不少于许可方许可该IP核给第三方使用时应交付的资料，如有任何交付资料的减少，许可方应予事先告知”的兜底性条款约束。

三、使用许可授权内容的审查

IP核的使用许可授权内容是许可合同的核心条款，该许可的授权内容直接关系到是否满足被许可方的业务需要以及采购目的是否能够实现。使用许可通常从以下几个角度评审：

A.被许可方的权利。知识产权的权利许可通常表现为以下权利：复制、安装、使用、传播、展示、修改、分发、再许可的权利。但IP核的知识产权的许可权和分许可权对于许可方而言意义重大，因此，许可方除非有特别的合作战略考虑，通常会明确约定被许可方没有将IP核向第三方许可的分许可权，但考虑到IP核的采购目的是集成到芯片上做成特定用途的芯片产品后对外进行销售商用，所以，被许可方商务部门对于IP核的授权许可的具体权利内容应与许可方进行充分协商，以满足被许可方业务需求和芯片产品的销售目的。为避免被许可方将IP核集成到自己的项目产品成功实现芯片功能后，对外向第三方进行芯片产品的销售行为，可能触发IP核授权许可权利中未给予IP核分许可授权的超越授权使用IP核的侵权风险，对于被许可方将IP核集成到项目产品并用于向第三方进行销售的IP核使用方式的，被许可方的律师应在授权许可权利中增加“许可方授予被许可方将IP核集成到被许可方的项目产品中、并对项目产品量产和对外销售的权利”。当然，如果IP核集成到项目产品后用于自用用途的，可以不增加该等表述。

B.被许可的权利是否具有排他性或独占性。被许可的权利一般是非独占或排他的，如被许可方无特别要求，则可接受该等安排。

C.被许可的权利是否可转让。被许可的权利通常都是明确约定是不可转让的授权许可，但考虑到芯片开发的成本比较高，开发失败的可能性也很大，而该IP核授权不可转让性，以及该IP核对应的被许可方ic开发项目是在许可合同中明确作出约定，不能任意改变用于其他项目之中的。因此，为了被许可方花费巨大金额采购的IP核的价值不因项目的中途停止而报废，被许可方可以力争在许可合同中增加“在被许可方因并购原因而被第三方收购时，许可合同项下的IP核可以由收购方继续享有许可合同项下授权许可”。许可方对于因兼并和收购原因而产生的IP核权利主体发生变化的，是有较大可能同意该等变更的，从而使IP核可以由新的收购者继续使用，从而更好的实现IP核的利用价值和市场价值。

四、许可的项目和许可的使用时间

IP核的许可授权方式根据可用于的项目（Project）的数量而区分为Single Use方式、Term License方式：

Single Use 是指该IP核授权许可只能适用于一个Project，并须在许可合同中明确写明项目名称和项目情况，被许可方未经许可，用于被许可方其他项目的，将构成违约行为，并将导致许可合同项下的单个项目授权许可一并归于终止。对于大多数中小芯片开发公司而言，通常是选择Single Use授权方式。

任何授权许可都会约定许可使用的期限，除了许可合同中明确约定IP核的授权是永久授权外，Single Use的授权许可期限通常界定为合同约定的“Project”开发成功（Completion）或开发失败（Failure）之日。而“开发成功”（Completion）或开发失败（Failure）这个时点都是以集成了IP核的芯片“流片”是否成功作为节点，流片成功，就代表着开发成功，这个IP核的使用用途也就完成，被许可方就不能再用于其他项目，如果流片失败，则约定的芯片开发项目失败，这个IP核的使用用途也到期终止，不能再继续使用这个IP核用于芯片开发项目。因为对于IP核使用期限的约定，建议删除项目开发失败IP核终止使用的约定，同时考虑到被许可方的芯片项目开发成功后可能是对外销售的，建议在IP核的使用期限约定在明确约定：IP核的使用期限为被许可方的开发项目成功、实现量产。

Term License是指许可合同中约定的授权许可期限内，不对IP核的使用项目作出限制，许可期间许可方可用于多个项目。被许可方如果具有强大的研发能力和研发团队，通常会选择Term License，多个项目研发成功的，则成本分摊后单个项目的IP核采购成本大幅降低。Term License通常有一年、两年不等。

五、使用许可的限制

为了防止被许可方对IP核的权利滥用，维护许可方的知识产权的独占利益，许可方会在许可合同中对被许可方的使用行为作出严格限制，具体条款包括但不限于：1. 禁止反向工程，这是芯片行业乃至软件行业的通常要求。2. 版权声明和商标使用限制，供应商会要求禁止删除其原厂商版权声明及商标标识，这是体现著作人格权的要求。3. 第三方许可的豁免，许可方通常会保证其授权许可的IP核的知识产权的权利上无瑕疵，但有两种常见的非许可方原因而造成的IP核使用障碍，一个是某些IP核的文档中明确约定IP核中某些功能实现的辅助IP来源于第三方，需要就辅助IP由被许可方从第三方独立获得许可，另外一个是，某些IP核的使用还受到国际标准化组织的限制，未加入国际标准化组织的IP核使用者可能会需要额外取得国际标准化组织的许可。涉及第三方权利，需由供应商独立获取第三方相应许可的约定，是可以接受的，但应争取让许可方明确IP核涉及的第三方许可的具体内容，以判断IP核使用所涉及的第三方许可是否能够合理实现，以避免第三方许可的无法获得而造成IP核无法合法使用。4. 禁止协议以外的商用目的。5. 许可方明确限定IP核仅用于License Project。

六、IP核的交付和验收IP核的交付，应进行明确的约定和全面的审查，以充分保护被许可方及时、完整地拿到采购的IP核产品，交付通常从以下几个方面审查：

1、交付时间

交付时间可定义为交付日（date of delivery），以作为验收日期的起算日。交付日的时间约定往往与许可费的支付时间直接挂钩，被定义为许可费全额支付之日后多少天内交付。一般情况需要技术人员确定交付日是否满足其开发周期的需要，由公司商务部门人员协调确定交付日。因为交付周期与芯片开发周期密切相关，因此，建议在合同中增加许可方不能按规定的交付时间交付IP核时的违约责任，以促使许可方能够及时交付约定的IP核。

2、交付物

IP核并非一个独立的物理产品，而是具有《产品说明书》表述的特定功能的、以数据形式、文档方式表述的功能模块，因此，对于所购买的IP核，买方的商务人员、技术人员应配合合同审查律师对IP核项下应包括的交付物（Deliverables）所应涵盖的文件名称、文件格式、文件内容等进行明确，并针对性的对许可合同中交付物的条款进行审查和补充，也可以附件形式单独列出，以确保被许可方所采购的IP核完整性和适用性，并作为IP核交付时的验收依据。清单中应明确约定各种交付物的各种内容、形式、数量，交付形式可以是网络下载、电子介质、纸质文档等。

3、交付途径

许可合同中均会约定IP核的交付途径，可能以非实物形式交付，如以数据流形式通过互联网交付；可能以实物形式交付，如以光盘等实物形式邮寄交付。合同审查时，应注意交付费用的承担者，通常约定为由许可方承担。跨境交付以实物交付的，应审查贸易术语，因为疫情防控措施原因，跨境实物交付方式可能极大的拉长交付的时间周期，被许可方应争取一个公平合理的交付方式和对被许可方风险小的贸易术语，以保证交付物能够及时完整的交付到被许可方。

4、验收

IP核验收，即许可方交付的交付物是否符合许可合同约定的交付物内容，比如：规格说明书(specification)或文档(documentation)【往往视其为验收标准】，并验收IP核的功能是否符合该规格说明书或文档的表述，许可合同中通常约定质量验收期限为许可方发出交付物后的90天内，超过90天未提出异议的，视为通过验收。验收条款中尤其要注意的是：IP核供应商在描述IP核符合IP核规格说明书时，有时会加入substantially或materially，鉴于IP核功能的特定性强、规格说明书或文档的技术和功能表述的精确度要求高，因此，IP核许可合同中原则上不能同意substantially或materially该类用语的使用。

END

作者 | 王培强 赵春威

编辑 | 建纬品牌部

合规与风控业务部为顺应建筑市场行业的发展，满足日益增长的工程企业合规管理和风控业务的市场需求，实现建纬所“二次腾飞”的战略，上海市建纬律师事务所成立了合规与风控业务部，由建纬所副主任、高级合伙人、工程总承包部主任韩如波律师兼主任，合伙人王培强律师、合伙人陈兵律师、合伙人雷涛律师为核心骨干力量组成。

业务部成立以来，遵循“控制风险、创造价值”的服务理念，在“项目全过程风险管理法律服务”、“工程项目合规与风控法律服务”、工程项目“诉讼与仲裁法律服务”等方面进行了卓有成效的业务发展和法律服务。先后参与住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》《<最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）>》等立法修改课题的编写工作，并主持编写《"一带一路"国际工程合规与风控实务》等著作。团队为中铁建工集团、中国二十冶集团、上海建工集团、山西建工一建集团、绿地建设集团、北京建工集团、中国铁路设计集团、振华重工等国内知名企业提供合规与风控的法律服务，赢得了客户的好评，提高了在法律行业的知名度。

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